Em julgamento realizado no último dia 05/05/2021, o STF, por maioria de votos (9 x 2), declarou inconstitucional o parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial – LPI, que garantia o prazo de vigência mínimo de 10 anos para a patente de invenção e de 7 anos para a patente de modelo de utilidade, a partir da data de sua concessão.
Na prática, o referido dispositivo permitia a extensão dos prazos das patentes para além daqueles fixados no artigo 40 do mesmo diploma legal, que prevê que o prazo de vigência será de 20 anos para a patente de invenção e de 15 anos para a patente de modelo de utilidade, a partir da data do depósito do pedido perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Isto porque, caso o processo administrativo de concessão da patente perante o INPI se prolongasse por anos, seja em razão da incapacidade de análise e decisão por parte daquela autarquia federal ou de manobras do requerente para prejudicar o regular andamento do processo administrativo, havia a garantia do prazo de vigência mínimo previsto no parágrafo único do mencionado artigo 40, a partir da data de concessão da patente.
Assim, dependendo do tempo decorrido para a conclusão de um processo administrativo perante o INPI, uma patente de invenção poderia viger por até 30 anos, afrontando os princípios da segurança jurídica, da proporcionalidade e da isonomia, e prejudicando o interesse da coletividade, segundo o entendimento do STF.
Agora, por meio do julgamento realizado neste dia 12/05/2021, o STF modulou os efeitos da decisão de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI, aprovando, por maioria (8 X 3), o voto do ministro Dias Toffoli.
De acordo com voto acolhido, a partir da publicação da ata deste julgamento, o INPI, ao conceder uma patente (tanto para os pedidos já depositados e ainda pendentes de uma decisão quanto para os novos pedidos depositados), não mais poderá fazê-lo com a extensão prevista no dispositivo declarado inconstitucional, passando a patente a viger pelo prazo previsto no caput do artigo 40 (20 anos, em caso de invenção, e15 anos, no de modelo de utilidade), a contar do depósito.
No tocante à modulação dos efeitos, a proposta constante do voto do ministro Dias Toffoli considerou que o dispositivo declarado inconstitucional vigorou por cerca de 25 anos, produzindo efeitos concretos, na medida em que patentes foram deferidas com a extensão prevista no referido dispositivo e produziram efeitos dentro desse prazo estendido, inclusive contratuais. Nesse sentido, houve especial preocupação quanto aos “riscos sistêmicos” da declaração de inconstitucionalidade, culminando na preservação de cerca de 89% das patentes concedidas pelo INPI com a extensão decorrente do parágrafo único do artigo 40 da LPI.
A proposta de modulação dos efeitos não abrange as seguintes situações: (i) ações judiciais propostas até o dia 07/04/2021 (data da concessão parcial da medida cautelar na ADI) que eventualmente tenham como objeto a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial e/ou (ii) patentes que, na data da publicação da ata deste julgamento, estiverem vigendo com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, incluindo as patentes relativas a produtos utilizados no combate à Covid-19.
Desta forma, estando configurada qualquer uma das hipóteses acima descritas, isoladamente, a declaração de inconstitucionalidade opera com efeitos retroativos (“extunc”).
Em resumo, os efeitos da modulação proposta são os seguintes, de acordo com o quadro apresentado no voto acolhido no julgamento:
Por fim, vale ressaltar que tal decisão ainda aguarda sua publicação oficial.